TRIBUNALE DI ROMA, Sez. IX civ.

Ordinanza del 9 Febbraio 2000

Europay international S.A.
contro
Elettronica Antares di Gemma Anna Maria,

------------------------

Giudice designato Orlandi

Premesso


che la ricorrente ha chiesto che sia disposto il sequestro del sito Internet in uso alla resistente, denominato eurocard.it, che sia inibito alla Gemma, titolare dell'impresa Elettronica Antares, di utilizzare in Internet il termine Eurocard, previamente registrato come marchio dall'esponente, che sia ordinata la pubblicazione del provvedimento cautelare e che sia fissata in L. 500.000 la penale dovuta dalla Gemma per ogni successiva violazione del provvedimento di inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di esso, intendendo nel merito proporre nei confronti della resistente azione di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ.,

ritenuto che non appare fondata l'eccezione preliminare proposta dalla Gemma di nullità della procura speciale rilasciata dalla Europay ai difensori per non avere il notaio Giselinck dato atto nell'autenticazione che il legale rappresentante della Europay International aveva apposto la firma in sua presenza,

osservato infatti che, come ribadito anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione richiamata dalla resistente (Cass. S.U. 15 gennaio 1996, n. 264), la validità formale della procura alla lite rilasciata all'estero deve essere valutata secondo la lex loci, dovendo il giudice italiano verificare unicamente che l'atto redatto secondo le formalità richieste dall'ordinamento straniero sia equivalente, nella forma e nell'efficacia, a quello previsto dalla legge italiana processuale, ritenuto conseguentemente che, qualora la procura sia conferita mediante scrittura privata, risulta necessario e sufficiente che questa contenga una sottoscrizione autenticata (così letteralmente Cass. S.U. n. 96/264 sopra citata),

osservato che la legge notarile belga del 16 marzo 1803 e successive modificazioni impone al notaio di identificare le parti e di firmare l'atto di seguito ad esse, stabilendo sanzioni pecuniarie, in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, pur non prevedendo, come invece disposto dall'art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il notaio dia conto esplicitamente nell'atto delle modalità utilizzate per accertare l'identità dei sottoscrittori e della loro presenza,

ritenuto pertanto che, stante l'uniformità delle prescrizioni dettate dalla legge belga e dalla legge italiana in materia di atti notarili, la scrittura privata mediante la quale il legale rappresentante della Europay International ha conferito il mandato ritenuto che deve essere altresì rigettata l'eccezione della sig.ra Gemma di incompetenza territoriale di questo Tribunale,

osservato infatti che ai sensi dell'art. 57, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, nei giudizi di contraffazione del marchio registrato è competente oltre il giudice del domicilio del convenuto, anche quello individuato in base al forum commissi delicti ,

rilevato che nel caso in esame l'attività di contraffazione denunciata dalla ricorrente consiste nell'utilizzazione del termine Eurocard, da essa registrato come marchio, per contraddistinguere il sito Internet in uso all'impresa Elettronica Antares, collegandosi con il quale è possibile acquistare i prodotti commercializzati dalla resistente,

rilevato che dalle schermate prodotte in atti da entrambe le parti risulta che il termine Eurocard viene utilizzato dalla resistente anche all'interno del predetto sito Internet, concorrendo a contraddistinguere i prodotti offerti in vendita dalla Antares mediante il mezzo telematico (su tale carattere distintivo dell'attività di impresa svolto dal domain name , vedi Trib. Milano ord. 10 giugno 1997 Amadeus Marketing/Logica),

ritenuto pertanto che, risultando integrata la dedotta contraffazione del marchio Eurocard sia mediante l'uso del predetto termine quale indirizzo del sito telematico, con conseguente pubblicizzazione del marchio, sia mediante l'offerta in vendita di prodotti contraddistinti con tale espressione, competenti a conoscere l'azione proposta da chi vanti il diritto all'uso esclusivo del marchio risultano tutti i giudici dei luoghi nei quali la predetta offerta giunga ai destinatari, dovendosi anche osservare sul punto che la resistenza non ha contestato la possibilità di acquistare i propri prodotti in Roma mediante il collegamento con il sito Internet (vedi, per un'ipotesi similare, nella quale è stata esclusa la giurisdizione del giudice adito stante l'impossibilità di accedere al servizio mediante il mero collegamento con il sito Internet dallo Stato di New York, U.S. District Court, Southern District, New York, 9 settembre 1996, Sensunam Restaurant Corp./Richard E. King e The Blue Note),

ritenuto che il ricorso deve essere rigettato, non apparendo fondate le domande di merito che la ricorrente intende proporre nei confronti dell'impresa Antares,

osservato preliminarmente che la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto la configurabilità della contraffazione del marchio nel caso di uso di esso quale domain name di un sito Internet da parte di soggetto diverso dal titolare (vedi Trib. Milano 3 giugno 1997, cit., Trib. Milano 22 luglio 1997 Logica/Amadeus Marketing, Trib. Roma, 2 agosto 1997 Sege/Starnet, Trib. Verona 25 maggio 1999 Technoware/Effedi),

ritenuto che non è da dubitare della giustezza di tale applicazione della tutela prevista dalla l.m., peraltro non contestata dalla resistente, stante anche l'ampiezza del significato del termine segno utilizzato dal legislatore nell'art. 1 l.m., atto a ricomprendere le ipotesi di conflitto del marchio registrato non soltanto con la ditta e l'insegna o con altro marchio, ma con qualsiasi espressione grafica o fonetica volta ad individuare l'attività d'impresa,

osservato che, ritenuta l'applicabilità al caso in esame della normativa dettata dall'art. 1 l.m., deve in primo luogo escludersi che ricorra l'ipotesi disciplinata dalla lett. a) della norma citata, stante la mancanza di identità fra il marchio Eurocard registrato dalla Europay ed il domain name utilizzato dalla resistente e la diversità dei prodotti contrassegnati mediante le predette espressioni,

rilevato in primo luogo che il confronto fra i due segni deve essere operato tenendo conto non soltanto dell'identità fonetica, ma anche della presentazione grafica di essi, e che dalle stampe delle schermate del sito Internet della resistente e della registrazione del marchio Eurocard della Europay risulta che mentre quest'ultimo consiste nella mera denominazione, eventualmente riprodotta in vari colori, il segno utilizzato dalla Antares in Internet appare invece scritto in corsivo su una cartina dell'Europa, circondato sulla sinistra da stelline,

osservato sul punto, anche al fine di individuare il grado della tutela riconoscibile alla ricorrente, che il marchio Eurocard non può peraltro qualificarsi come forte, consistendo nella fusione di una radice di uso comune (euro) e di un termine inglese che sia per l'assonanza con la parola italiana carta, sia per la frequenza dell'uso della lingua inglese nell'indicazione dei mezzi elettronici di pagamento, sta via via acquisendo anche nel nostro Paese il significato descrittivo del servizio reso dalla ricorrente, tanto che il termine card viene riportato nei dizionari italiani con il significato di tessera nominativa che permette al titolare di usufruire di alcuni servizi o come accorciativo di credit card (vedi Vocabolario della lingua italiana Zingarelli XII Edizione), tanto che, sotto tale profilo, potrebbe prospettarsi la decettività del segno utilizzato dalla Antares, questione questa che però non appare in sé rilevante in tema di contraffazione se non quando comporti non solo uno sviamento oggettivo del consumatore, ma un rischio di associazione con lo specifico marchio oggetto di tutela, ritenuto inoltre che la difformità dei prodotti contrassegnati dalle parti con le espressione grafiche sopra indicate induce ad escludere che nel caso in esame ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 1, lett. b) l.m.,

osservato in primo luogo che il giudizio di identità o di affinità di prodotti ed i servizi contrassegnati con il marchio registrato e con il segno che si assume abusivamente utilizzato non può essere basato sulla comune inclusione di tali prodotti e servizi nella medesima classe merceologica, avendo tale classificazione funzione meramente fiscale ed amministrativa, come concordamente riconosciuto dalla giurisprudenza (si vedano, per tutte, Cass. n. 87/9404, Cass. n. 87/2169, Corte d'Appello Bologna 5 gennaio 1998 Chaussures Colette/IBBR),

rilevato che nel caso in esame i prodotti offerti in vendita dalla resistente nel sito Internet contraddistito con il termine Eurocard consistono in biglietti da visita, cartoncini, pergamene, transfert , acetato, etichette, adesivi, custodie per CD e software per la realizzazione di tali prodotti,

osservato che il marchio Eurocard risulta registrato per servizi bancari e finanziari, macchine elettroniche per ritirare denaro ed effettuare pagamenti, schede magnetiche, stampati, assegni, carte per operazioni finanziarie e documenti finanziari e bancari,

ritenuto che i prodotti e servizi sopra indicati risultano difformi sia per la loro intrinseca natura, sia per i bisogni che sono rivolti a soddisfare, sì da non potersi neppure presumere che essi siano diretti alla medesima clientela o che il consumatore medio possa ragionevolmente essere indotto a credere che l'offerta in vendita effettuata nel sito della Antares provenga dal titolare del marchio Eurocard utilizzato per contraddistinguere carte di credito e servizi finanziari, non essendovi nessun legame fra i due settori produttivi, neppure sotto il profilo di una possibile espansione dell'attività della società finanziaria, e tenuto conto inoltre che nel sito della resistente risulta chiaramente individuata l'impresa produttrice (sui criteri di valutazione dell'affinità dei prodotti vedi Cass. n. 93/782),

osservato infine, per quanto attiene alla rinomanza del marchio Eurocard dedotta dalla ricorrente, che porterebbe ad estendere la tutela di esso oltre il confine dell'affinità merceologica ai sensi dell'art. 1, lett. c) l.m., che spetta a colui che richiede tale più ampia protezione dimostrare che ne ricorrono i presupposti, rilevato che la Europay sul punto si è limitata ad allegare la sua consistente presenza nel mercato europeo delle carte di credito e l'utilizzazione del marchio Eurocard nella sponsorizzazione di alcune manifestazioni sportive seguite dal grande pubblico,

osservato che, sulla base dei lavori preparatori (...) appare applicabile a quei marchi che per la notorietà acquisita presso larga parte dei consumatori, anche non interessati ai prodotti contrassegnati con il marchio rinomato, siano in grado di assicurare al terzo che ne faccia indebitamente uso un vantaggio per effetto di trascinamento della fama acquisita dal titolare, sì che tanto maggiore è la celebrità del marchio tanto più la tutela può estendersi a categoria merceologiche lontane, per il potere suggestivo del segno utilizzato, che induce il consumatore a stabilire comunque un collegamento con l'attività del titolare, mentre in caso di notorietà ridotta la tutela resta limitata a prodotti che si accostano al concetto di affinità dettato in genere per la protezione del segno distintivo (vedi Trib. Vicenza 6 luglio 1998 GEL/Peugeot, Trib. Verona 5 gennaio Michelin/Bricolo),

ritenuto che nel caso in esame, allo stato degli atti, non appaiono ricorrere i presupposti per l'allargamento della tutela del marchio Eurocard,

rilevato infatti che la diffusione nel segno nel solo settore delle carte di credito e dei mezzi elettronici di pagamento non risulta di per sé in grado di incidere sulla diffusa conoscenza del segno da parte del pubblico dei consumatori medi, che accedono ai servizi prestati dalla ricorrente non tanto attraverso una scelta autonoma dei prodotti offerti dalle società finanziarie, per la capacità attrattiva di essi, ma aderendo alla proposta della propria banca,

osservato che sulla base delle considerazioni sopra esposte va escluso anche il fumus boni iuris dell'azione di concorrenza sleale che la Europay intende proporre nei confronti della Antares, mancando il rapporto di concorrenza fra le parti per la diversità dei prodotti e servizi oggetto della loro attività d'impresa, rilevato che rimangono assorbite le ulteriori eccezioni proposte dalla resistente, osservato che al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla Gemma le spese del presente procedimento

RIGETTA


il ricorso proposto da Europay International s.a. nei confronti di Anna Maria Gemma;

CONDANNA


Europay International s.a. a rifondere ad Anna Maria Gemma le spese del presente procedimento, che liquida in complessive £ 4.160.000, di cui £ 560.000 per esborsi e spese generali, £ 600.000 per diritti e £ 600.000 per diritti e £ 3.000.000 per onorari.
---------------------------------------------------------------------------------------------


Si ringrazia l'Avv. Laura Turini