Decisione del Collegio

ai sensi della procedura di riassegnazione e delle regole di Naming emanate dalla

Naming Authority Italiana

Ricorrente: Diners Club Europe S.p.A., già The Diners Club d’Italia S.p.A.

Resistente: dott. Rino Storelli S.r.l.

Procedura n. 81

Nomi a dominio interessati: dinersclub.it, dinersclubitalia.it,

Componenti del Collegio: Avv.Giovanni Ziccardi

 


Le parti oggetto della presente procedura sono Diners Club Europe S.p.A., già The Diners Club d’Italia S.p.A. e il dott. Rino Storelli S.r.l.

I nomi di dominio contestati sono dinersclub.it e dinersclubitalia.it.

: la Diners Club Europe S.p.A. invia la lettera di contestazione di cui all’art 14 Regole di Naming alla Registration Authorithy;: la Registration Autorithy annota nel Whois l’indicazione "valore contestato"; : Arbitronline riceve il reclamo della Diners Club Eurpe S.p.A. in doppio originale con la relativa documentazione. Riceve altresì il pagamento; : Arbitronline verifica la sussistenza dei requisiti formali del ricorso: esito positivo; : il ricorso viene inviato da Arbitronline alla dott. Rino Storelli S.r.l, via fax e a mezzo posta elettronica: entrambe le comunicazioni hanno esito positivo. Il ricorso viene altresì inviato in pari data a mezzo posta A.R e perviene alla resitente il 28.12.2000; : Arbitronline riceve la replica della dott. Rino Storelli S.r.l in originale unitamente alla relativa documentazione; : Arbitronline invia a mezzo posta elettronica al rappresentante del ricorrente, avv. Paolo Ricchiuto, copia della replica in formato elettronico con indicazione della login e della password per poter accedere al sito di Arbitronline e prendere visione dei documenti depositati dalla dott. Rino Storelli S.r.l..

La società Diners Club Italia s.p.a. è licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio ‘Diners Club International’.

Diners Club Italia, tramite il proprio legale, ha contestato in data 9 giugno 2000 la legittimità della registrazione dei nomi di dominio in oggetto (dinersclub.it e dinersclubitalia.it), intimandone l’immediata cessazione di utilizzo.

Tali nomi di dominio erano stati registrati dalla società Rino Storelli s.r.l., che manifestava per iscritto la propria disponibilità a definire la controversia a fronte del versamento di una somma, per un nome di dominio, di L. 6.000.000.

Il 29 novembre del 2000 i legali della Diners Club Italia inviavano lettera di contestazione prevista dall’art. 14 delle Regole di Naming ed attivavano in seguito la presente procedura di riassegnazione.

A detta del Ricorrente, le registrazioni oggetto della presente procedura costituiscono ipotesi scolastica di domain grabbing, e il ricorrente stesso chiede pertanto il trasferimento dei domini.

Secondo il ricorrente sussistono, nel caso di specie, tutti gli elementi richiesti dall’art. 16.6 delle Regole di Naming, e precisamente: 1) la identità o comunque la confondibilità dei nomi di dominio contestati con il marchio distintivo della attività di Diners, licenziataria in esclusiva per l’Italia del marchio Diners Club International; 2) la inesistenza di qualsiasi diritto legittimamente vantabile dalla Rino Storelli s.r.l. sui nomi a dominio contestati; 3) circostanze che rendono palese come la registrazione sia stata effettuata in mala fede (disponibilità a definire la controversia a fronte del versamento della somma di lire 6 milioni; mancato utilizzo dei nomi di dominio per fini personali o commerciali; impossibilità che la registrazione sia avvenuta per mero errore).

Diners Club International chiedeva, allora, la riassegnazione dei nomi di dominio in oggetto attualmente registrati dalla Rino Storelli s.r.l.

Secondo il Resistente, invece, parte ricorrente aveva intimato unicamente l’utilizzo del nome di dominio dinersclub.it, ed erano in corso trattative per la composizione bonaria della vertenza.

La Rino Storelli s.r.l. lamenta poi la rottura unilaterale delle trattative da parte di Diners all’atto della firma del contratto; osserva poi che il ‘non utilizzo attuale’ non preclude un utilizzo futuro, e che non vi è stata registrazione in malafede, essendo i nomi di dominio stati legittimamente registrati presso la Registration Authority Italiana. Non si può quindi parlare, secondo il resistente, di domain grabbing.

Infine la Resistente cita giurisprudenza volta a dimostrare la non corrispondenza fra nome di dominio e segni distintivi dell’azienda: il nome di dominio non è altro che un indirizzo all’interno della rete telematica di Internet che consente la raggiungibilità di un determinato sito, e la visibilità e reperibilità di un sito è data essenzialmente dal suo contenuto.

La questione in oggetto sembra, al Collegio, abbastanza semplice. E’ però opportuno soffermarsi su alcune questioni e considerazioni preliminari aventi ad oggetto questioni sollevate dalla Resistente.

Una prima osservazione riguarda il fatto, sollevato dalla Rino Storelli s.r.l., che mai sarebbe stata fatta contestazione da parte di Diners Club International con riferimento al nome di dominio Dinersclubitalia.it nella fase precedente alla presente procedura.

Ciò è, ai fini della regolarità della procedura in oggetto e della decisione, assolutamente irrilevante.

Nell’atto di Reclamo che ha dato inizio alla presente procedura vi è una chiara contestazione con riferimento a tutti e due i nomi di dominio in oggetto.

Nelle Regole di Naming che disciplinano lo svolgimento della procedura di riassegnazione è stabilito chiaramente come ‘la procedura amministrativa inizia con l’invio del reclamo, da parte del ricorrente, all’ente conduttore da lui prescelto. Il reclamo può riferirsi a uno o più nomi di dominio, purché registrati dal medesimo titolare.

Orbene, il Collegio basa la propria decisione sugli atti prodotti in procedura, e nell’atto di reclamo di Diners Club International la contestazione riguarda entrambi i nomi di dominio. La contestazione di parte Resistente circa il mancato riferimento al secondo nome di dominio è pertanto da respingersi.

In secondo luogo, circa l’ autorevole giurisprudenza toscana (ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 giugno 2000) citata da parte Resistente - per cui, davanti ad un nome di dominio, si sarebbe in presenza di un semplice indirizzo all’interno della rete telematica di Internet - appare opportuno fare alcune considerazioni.

In primo luogo la presente Procedura si basa, soprattutto, sulle Regole di Naming e sui criteri in esse stabiliti: ciò significa che il ‘Saggio’, prima di tutto, deve valutare la presenza dei requisiti dettati dall’articolo 16.2 (la verifica del titolo all’uso od alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede) e dall’art. 16.6: (a) identità del nome di dominio a un marchio (b) nessun diritto o titolo con riferimento a quel nome di dominio; (c) registrazione e uso in malafede).

Con riferimento, invece, alla giurisprudenza italiana, cui il presente Collegio non è vincolato, ma che può essere presa come utile spunto di riferimento, la questione della natura del domain name (se semplice indirizzo o se equiparabile ai segni distintivi) non è così chiara come prospettata da parte Resistente, che cita una decisione peraltro molto criticata in dottrina e a lungo rimasta isolata.

Scorrendo la giurisprudenza di questi anni, si nota, è vero, come alcune pronunce (a far data dal Tribunale di Bari, ord. 24 luglio 1996, caso ‘Teseo’) affermano l’assenza di un carattere distintivo del dominio Internet, ritenendo che esso vada valutato facendo riferimento esclusivamente alle regole di Naming o a aspetti puramente tecnici e tecnologici.

Già con il caso Nautilus (Tribunale di Pescara, ord. n 10 gennaio 1997), però, si inizia ad assoggettare il nome di dominio alla disciplina legislativa vigente, e nel caso de quo a quella della concorrenza sleale.

Il carattere distintivo del domain name - riconosciuto non più unicamente come mero indirizzo o strumento tecnico - è poi stabilito in altre decisioni, ed in particolare in Tribunale di Milano, ord. 9-10 giugno 1997 e 22 luglio 1997 (caso Amadeus), con conseguente applicazione della disciplina sui segni distintivi.

In senso contrario alla tesi della Resistente si veda, anche, il Tribunale di Ivrea, con sentenza n.253/2000, per cui "la giurisprudenza (v. tra le altre, Tribunale Roma 22 dicembre 1999, Tribunale Milano 10 giugno 1997) e la dottrina da tempo sostengono che il domain name è un vero e proprio segno distintivo assimilabile all’insegna per cui, anche in base al diritto vivente, deve ritenersi che l’impiego di un nome a dominio già utilizzato da altri integri atto di concorrenza sleale ex art. 2598 già richiamato, quando sia idoneo a creare confusione".

Di simile avviso, sempre contrario alla teoria del Resistente, il Tribunale di Messina, con ordinanza del 3 novembre 2000 ("Si tratta pertanto di comparare due segni distintivi diversi: da un lato la testata dei giornale, assimilabile a! marchio, dall'altro il nome di dominio, segno distintivo di 'nuova creazione, ma che presenta qualche affinità con l'insegna (perché individua il sito dove è offerto il prodotto).

Tralasciando, però, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in corso sulla natura del nome di dominio, che in sede di questa Procedura è, a parere di chi scrive, poco rilevante, il Collegio deve focalizzare la propria decisione sulla prova della registrazione e del mantenimento in malafede del dominio stesso e se il resistente abbia, d’altro canto, diritto o titolo al nome di dominio contestato.

Circa la posizione di parte Ricorrente, sono, a parere di chi scrive, provate tutte e tre le affermazioni, ed in particolare:

1. i nomi di dominio contestati sono senza dubbio i dentici o tali da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui sono vantati diritti;

2. l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome di dominio. Lo stesso, oltre a non avere mai attivato un sito a tale indirizzo o avere iniziato un’attività legittima sotto quel nome, dichiara di occuparsi di tutt’altri affari (l’impresa si occupa di attività di intermediazione per il collocamento sul mercato nazionale ed estero di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, sia allo stato naturale che confezionati o manipolati, sia conservati che surgelati. come da visura camerale allegata agli atti).

3. Il nome di dominio è stato registrato in malafede. Ciò è dimostrato dalla richiesta di una somma elevata per un nome di dominio (6 milioni) e non, ad esempio, dal semplice rimborso delle spese vive per la registrazione e gestione del dominio ammontanti, come è noto, a poche centinaia di mila lire. La malafede è dimostrata anche dal fatto che il resistente non abbia fornito alcun motivo plausibile volto a giustificare la registrazione di tali nomi di dominio. La richiesta di 6 milioni per un nome di dominio, documentata agli atti, non è giustificabile in alcun modo: non ci sono spese di creazione sito, di consulenza marketing, di avvio di attività legittimamente correlata a quel nome di dominio. Il chiaro scopo della registrazione è la vendita dei domini stessi al titolare del marchio per una somma di gran lunga maggiore rispetto all’esborso. In particolare, la ricerca di un profitto ingiusto facendo leva sulla notorietà del marchio altrui.

Questo Collegio ritiene anche che il resistente non abbia dimostrato, a propria difesa, di avere diritto al nome di dominio contestato.

In particolare:

1. non ha mai usato i nomi di dominio in oggetto;

2. non è conosciuto con quei nomi di dominio e, anzi, si occupa di questioni commerciali di tutt’altro genere;

3. non sta facendo un uso legittimo e non commerciale del dominio stesso.

E’ ferma convinzione di chi scrive che le attuali regole di Naming, soprattutto quelle riferite alla procedura di riassegnazione, vadano interpretate secondo principi di libertà di registrazione dei nomi di dominio.

In particolare, le prove del Resistente previste nella seconda parte dell’articolo 16.6 debbono sempre essere tenute in grande considerazione, al fine di evitare che questo strumento di riassegnazione venga utilizzato unicamente per garantire al più forte economicamente, quasi d’ufficio’, diritto su tutti i nomi di dominio correlati, anche astrattamente, ai segni distintivi dell’azienda.

L’utilizzo del nome per un offerta di servizi in buona fede, un legittimo uso non commerciale del dominio stesso, la mancanza dell’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, sono secondo questo Collegio, i cardini per un buon successo ed una correttezza nell’uso di questo strumento.

Nel caso in questione, come indicato in precedenza, nessuno di questi elementi è presente; la pagina ‘vuota’ del mantainer agli indirizzi indicati, la richiesta di una somma non giustificabile se non in vista di una ‘quantificazione monetaria’ del nome di dominio registrato senza titolo, l’assenza di un’attività in qualche modo correlata al dominio stesso, la mancanza assoluta di corrispondenza fra il nome della ditta registrante o la sua attività e il nome di dominio stesso sono tutti indici, a parere del Collegio, che giustificano un trasferimento di dominio da una parte all’altra.

Il Collegio, determinata l’ammissibilità, rilevanza e pertinenza delle prove, valutato liberamente ogni documento e dichiarazione allegata agli atti, dispone il trasferimento (la riassegnazione) dei nomi a dominio contestati dalla Rino Storelli s.r.l. alla Diners Club Europe s.p.a.

Così deciso in Castelfranco Emilia (Mo) il 31 gennaio 2001

Avv. Giovanni Ziccardi