e-solvs.r.l.

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
eurocard.it ed eurocard2000.it


Ricorrente: Europay International, Waterloo (Belgio)
Resistente: Elettronica Antares di Anna Maria Gemma, Arquata Scrivia (AL)
Collegio (unipersonale): avv. Emanuela Quici.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla e-solv via e-mail il 21 novembre 2000 la Europay International introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio eurocard.it e eurocard2000.it, registrati dalla Elettronica Antares.

In data 23 novembre 2000 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè le pagine web risultanti agli 'indirizzi www.eurocard.it e www.eurocard2000.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio eurocard.it risultava assegnato alla Elettronica Antares dal 18 giugno 1999;
- che il dominio eurocard.it era stato sottoposto a contestazione il 22  novembre 1999;
- che all'indirizzo www.eurocard.it risultava un sito attivo.
- che il dominio eurocard2000.it risultava assegnato alla Elettronica Antares dal 26 gennaio 2000;
- che il dominio eurocard2000.it era stato sottoposto a contestazione il 7 novembre 2000;
- che all’indirizzo www.eurocard2000.it  non risultava una pagina web bensì una directory  datata 17 novembre 2000.
 
In data 24 novembre 2000 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv verificava nuovamente le pagine web agli indirizzi www.eurocard.it e www.eurocard2000.it, e accertava che erano uguali alle precedenti. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 27 novembre 2000 la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata alla Elettronica Antares copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica e per fax agli indirizzi risultanti dal database whois. Contestualmente la e-solv comunicava via e-mail alla RA ed alla NA l’inizio della procedura.

In data 19 dicembre 2000 la e-solv riceveva per conoscenza dall’avv. Pattay per conto della Elettronica Antares una lettera inviata alla Registration Authority con relativi allegati. Il giorno successivo perveniva anche la replica della Elettronica Antares, seguita dalla relativa documentazione. Il tutto veniva quindi spedito alla ricorrente presso il domicilio eletto nel ricorso.

Veniva quindi nominato come saggio l’avv. Emanuela Quici, che in data 2 gennaio 2001 accettava l’incarico.

Questioni preliminari.

Nelle proprie repliche, in via preliminare la Elettronica Antares ha eccepito la carenza di giurisdizione del presente collegio. Secondo la resistente, la Elettronica Antares non avrebbe aderito alla clausola arbitrale pure prevista nel modello di lettera di assunzione di responsabilità prevista dalle regole di naming; con la conseguenza che, mancando tale adesione, non le potrebbe essere imposto il giudizio arbitrale ed il lodo emesso dall’arbitro sarebbe nullo per inesistenza dell’adesione all’arbitrato.

Si tratta di tesi infondata. Non deve infatti essere confuso l’arbitrato irrituale previsto dall’art. 15 delle regole di naming con le procedure di riassegnazione previste dal successivo art. 17. Mentre il procedimento previsto dall’art. 15 è ex professo un arbitrato a carattere giurisdizionale, le procedure di riassegnazione sono soltanto un modo con cui verificare, in via amministrativa, la correttezza delle dichiarazioni effettuate dall’assegnatario di un nome a dominio al momento della registrazione.

Nella lettera di assunzione di responsabilità con cui chiede la registrazione del nome a dominio, il futuro assegnatario dichiara, oltre alle proprie generalità, ai dati fiscali ed agli elementi tecnici necessari per la registrazione, di  non ledere con essa diritti di terzi e di sottoporsi alle regole di naming predisposte dalla Naming Authority.

Queste ultime consentono poi il controllo della veridicità delle suddette dichiarazioni. Per quanto riguarda generalità ed altri dati, può essere richiesta la produzione di documentazione idonea a comprovarli. Per quanto riguarda invece eventuali violazioni di diritti di terzi, la Naming Authority ha predisposto una procedura di carattere “amministrativo” che nel contraddittorio delle parti verifica se l’assegnazione del nome a dominio effettuata dalla Registration Authority abbia o meno violato i diritti del terzo che ne ha contestato la legittimità.

Le regole di naming escludono specificatamente che tale procedura abbia carattere giurisdizionale; tanto che accanto ad essa le stesse regole prevedono un vero e proprio arbitrato. Al di là poi della esplicitamente affermata non giurisdizionalità di questa procedura stanno i suoi meccanismi di funzionamento, che ne escludono di fatto ogni aspetto giurisdizionale.

Tanto per citarne alcuni, basterà osservare che il saggio delle procedure di riassegnazione può soltanto o respingere il ricorso, oppure accoglierlo, ordinando in questo caso o la cancellazione del nome a dominio o la sua riassegnazione al ricorrente. Sono quindi in ogni caso esclusi la possibilità di condannare una delle parti a rimborsi di spese o al risarcimento dei danni, risolvendosi il dictum del saggio non in una condanna a carico di una delle parti, bensì in un ordine (rispettivamente rimozione della contestazione, di revoca o di riassegnazione del nome a dominio) alla Registration Authority.

Ma la maggior prova della carenza di carattere giurisdizionale in queste procedure è la circostanza che esse non possono  essere intraprese se è già in corso un arbitrato o un giudizio innanzi al giudice ordinario, e se intraprese vengono interrotte nel momento in cui un tale giudizio venga introdotto da una delle due parti.

E’ evidente in questo che non si tratta affatto di un arbitrato, dato che, in caso contrario, da un lato sarebbe il giudizio innanzi al giudice ordinario a dover cedere il passo di fronte ad una eccezione di carenza di giurisdizione a favore di una procedura di riassegnazione, dall’altro, nella concorrenza fra i due procedimenti non sarebbe certo la procedura di riassegnazione a dover essere interrotta o posta nel nulla.

Chiarito dunque che la presente procedura di riassegnazione non è un arbitrato né ha carattere giurisdizionale, si osserva che la sottoposizione ad essa di tutti i domini registrati sotto i ccTLD è esplicitamente prevista dalle regole di naming, cui chi ha registrato un nome a dominio in Italia si è sottoposto sottoscrivendo la lettera di assunzione di responsabilità. Sotto questo profilo è opportuno osservare che la sottoposizione degli assegnatari dei nomi a dominio alle regole di naming ha carattere dinamico, ovverosia è strutturata in modo che nel rapporto sulla base del quale il nome a dominio è assegnato vengano recepite non solo le regole di naming vigenti al momento della registrazione, bensì anche quelle emesse successivamente dall’ente normatore.

Il che è del tutto congruente anche con i principi del nostro ordinamento. Come dice lo stesso nome, le procedure di riassegnazione sono costituite da regole di carattere procedurale, e come tali, sulla base del principio tempus regit actum,  vengono applicate quelle vigenti al momento in cui viene richiesto il procedimento e non quelle esistenti al momento in cui ebbe luogo la registrazione del nome a dominio.

L’eccezione di carenza di giurisdizione della resistente è pertanto inammissibile, non trattandosi di procedimento giurisdizionale, e comunque sostanzialmente infondata.

Sui procedimenti cautelari istaurati in passato fra le parti

Per completezza di trattazione, pare opportuno ricordare che entrambe le parti hanno documentato l’esistenza di un procedimento cautelare svoltosi in entrambi i gradi, nel quale è stato respinto un ricorso della Europay International volto ad inibire alla Elettronica Antares l’uso del nome a dominio eurocard.it, uno dei due nomi a dominio oggi contestati. Risulta inoltre, ed è pacifico fra le parti, che nessun giudizio di merito è stato introdotto nei termini di legge a seguito di tale procedimento cautelare talché al momento nessun giudizio è pendente innanzi al giudice ordinario tra le parti della presente procedura per i nomi a dominio in contestazione. Ritiene pertanto il collegio che nulla osti alla prosecuzione della presente procedura.

Legittimazione attiva ed allegazioni della ricorrente.

Con il ricorso presentato in questa sede la Europay International ha chiesto il trasferimento a proprio favore dei nomi a dominio Eurocard.it ed Eurocard2000.it.

La Europay International è pienamente legittimata alla presente procedura in quanto ha sede presso Chaussee de Tervuren 198/A, B-1410 Waterloo, Belgio; quindi in base alle Regole di Naming italiane è un soggetto che può chiedere ed ottenere la registrazione di un nome a dominio sotto il TLD.it, oltre che a ricorrere alle procedure di riassegnazione (a termini del combinato disposto degli artt. 14 e 16 delle citate Regole).

La ricorrente afferma di essere titolare del marchio registrato Eurocard in Italia ed all’estero. A supporto di tale affermazione ha prodotto una serie di documenti comprovanti le seguenti registrazioni internazionali, estese anche all’Italia, e registrazioni italiane:
- registrazione internazionale estesa, tra gli altri paesi, anche all’Italia, E EUROCARD n. R398667, il cui ultimo rinnovo è del 4 giugno 1993, risalente. al 1973, nella classe 16;
- registrazione internazionale estesa, tra gli altri paesi, anche all’Italia, E EUROCARD n. 518351 del 12 novembre 1987 per servizi nella classe 36;
- registrazione internazionale estesa, tra gli altri paesi, anche all’Italia, EUROCARD n. 667407 del 30 dicembre 1996 relativa a prodotti nelle classi 9, 16 e a servizi nella classe 36;
- registrazione italiana per EUROCARD n. 760507 su deposito del 20 marzo 1996 per le classi 9, 16 e 36;
- registrazione internazionale estesa, tra gli altri paesi, anche all’Italia, E EUROCARD GOLDCARD n. 502799 del 18 aprile 1986 per tutti i prodotti della classe 16.

La ricorrente sostiene che i nomi a dominio registrati dall’attuale assegnatario sono l’uno, eurocard.it, assolutamente identico al marchio di cui è titolare, salvo che per la parte finale .it, l’altro, eurocard2000.it, confondibilmente simile. Inoltre afferma che la resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo né sul nome Eurocard, né su Eurocard2000, in quanto è nota e svolge la propria attività commerciale sotto il nome di Elettronica Antares. Infine che quest’ultima, attuale assegnataria dei domini contestati, avrebbe registrato e starebbe utilizzando entrambi i domini, ancorché in maniera diversa, in malafede.

A sostegno di quanto affermato, la ricorrente dichiara di essere una nota società belga titolare e proprietaria da anni del famoso marchio Eurocard utilizzato, ma non solo, per servizi finanziari resi attraverso carte di credito ed espone la propria storia legata allo sviluppo ed alla diffusione della omonima carta di credito. Con riferimento alla notorietà del proprio marchio, la ricorrente, dopo aver rilevato che la Europay International, già dalla sua costituzione, nel 1992, diventa il più grosso fornitore europeo di servizi di pagamento, sottolinea in particolare che nel 1998 la diffusione del marchio diventa ancora più evidente, tanto che 177,9 milioni di carte con tale marchio sono in circolazione e ben 7 carte su 10 emesse nel 1997 recano il marchio Eurocard, fino ad arrivare nel 1998 a 213 milioni. Sottolinea altresì che il termine Eurocard appare in centinaia di migliaia di negozi, banche ed altri esercizi commerciali anche virtuali (citando a dimostrazione Zivago, uno dei cataloghi on-line italiani, e producendone la schermata telematica), per indicare la disponibilità in quel luogo dei servizi finanziari che fanno riferimento al termine Eurocard. Ed inoltre che alla fine del 1998 erano in circolazione in Italia ben 1.762.357 carte recanti il marchio Eurocard, che nel 1998 sono state effettuate quasi 21.000.000 di transazioni nazionali con un volume di 1.941.142.858 Euro.

Sempre con riferimento alla notorietà del marchio la ricorrente Europay International dichiara di essere tra gli sponsor della Champions League (della quale produce la schermata del sito Internet ufficiale), la manifestazione calcistica più seguita sia in Italia, sia in Europa, sia nel mondo, ed inoltre di altri eventi sportivi, come la Coppa del Mondo nel 1998. Aggiunge la ricorrente che la Europay svolge anche altri servizi come i programmi di commercio elettronico e l’organizzazione di corsi per il personale di aziende e che con Eurocard ha creato un sistema elettronico denominato Supercom.

Ad ulteriore dimostrazione della rinomanza e della diffusione del marchio Eurocard, la ricorrente deduce che lo stesso marchio quale dominio Internet è stato già preda di abusive registrazioni, ed indica i nomi a dominio eurocard.com e eurocard.net registrati da società con sede in Indiana (USA). Avverso le predette abusive registrazioni la ricorrente dichiara di aver fatto ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy adottata dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), e che la questione è stata decisa da un Administrative Panel dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO) con la restituzione dei due domini ad Europay (decisione della quale la ricorrente allega copia) in considerazione della provata rinomanza del marchio Eurocard.

Da quanto esposto con riferimento alla rinomanza del marchio la ricorrente deduce la malafede dell’attuale assegnataria, sostenendo che essa non poteva non essere conscia del fatto che, registrando il nome eurocard.it, e successivamente il nome Eurocard2000.it, si appropriava illecitamente della rinomanza di questo marchio con la conseguente capacità di attrarre, allo scopo di vendere i propri prodotti, gli utenti di Internet. Ulteriori elementi dai quali la ricorrente desume la malafede dell’attuale assegnataria sarebbero costituiti dal fatto che la stessa, pur riconoscendo che per i consumatori-utenti di Internet il pagamento con la carta di credito sia il mezzo più agevole per condurre le transazioni commerciali, tuttavia sulla propria pagina web non fa alcun espresso riferimento alle carte di credito che vengono accettate; che inoltre sarebbe del tutto inspiegabile l’utilizzazione di un famoso marchio altrui quale Eurocard, dal momento che la società resistente si chiama Elettronica Antares, nome a dominio che risulta disponibile; che malgrado la contestazione dell’uso del marchio Eurocard da parte della ricorrente in data 12 novembre 1999, l’assegnataria non solo ha rifiutato di modificare il nome a dominio con altro non confondibile con il marchio in questione, ma ha provveduto a depositare una domanda di marchio italiano per Eurocard.

In proposito la ricorrente afferma di aver presentato ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria per ottenere misure cautelari urgenti per far cessare il danno grave ed irreparabile prodotto dalla resistente alla rinomanza del marchio Eurocard, e che detto ricorso è stato rigettato, sia in primo che in secondo grado, per non essere stata sufficientemente provata la rinomanza del marchio in questione.

Inoltre, ad ulteriore conferma della malafede della resistente, sostiene la ricorrente che nelle more dell’instaurazione del giudizio ordinario è venuta a conoscenza della registrazione del dominio eurocard2000.it da parte della medesima Elettronica Antares, che allo stato non viene utilizzato; ed ancora della registrazione del dominio eurocard2000.com da parte di un certo Gianluca Massiglia, residente in Via Provinciale n. 109, Borghetto di Borbera, Alessandria che si trova a pochi chilometri dalla sede della Elettrica Antares, con ciò desumendo un collegamento tra i due assegnatari.

Le deduzioni e allegazioni della resistente.

Con repliche in data 20 dicembre 2000, la resistente Elettronica Antares di Gemma Anna Maria ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente e la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari, comprese le spese della presente procedura.

A sostegno delle proprie ragioni, la resistente ha richiamato le decisioni rese dal Tribunale di Roma in esito al procedimento cautelare attivato dalla ricorrente e gli argomenti svolti negli atti depositati nel relativo giudizio.

Riguardo la titolarità dei marchi indicati dalla ricorrente, la resistente eccepisce, tra l’altro, che la Europay International sarebbe decaduta ex art. 42 legge marchi con riferimento al marchio Eurocard n. 398667 rinnovato il 4 giugno 1993, relativo alla classe 16, per mancato utilizzo per cinque anni, avendo quest’ultima ammesso di aver operato esclusivamente nell’ambito delle transazioni a mezzo di carte di credito, alle quali si riferiscono le due registrazioni Eurocard n. 667407 del 30 dicembre 1996 e n. 760507 del 20 marzo 1986. E ciò a dimostrazione del fatto che l’ambito di operatività della Europay International non sarebbe la carta, ma i servizi di pagamento con carte di credito, e che i marchi Eurocard non sarebbero mai stati utilizzati nell’ambito della carta.

La resistente afferma quindi l’insussistenza di qualsiasi interferenza tra le attività delle parti in causa in quanto la Elettronica Antares svolge la propria attività nell’ambito della produzione e commercializzazione della carta, ed in proposito produce le fatture relative agli esercizi 1999 e 2000. Sostiene quindi la resistente che non vi sarebbe un pericolo di confusione, in quanto le due aziende si rivolgono a consumatori del tutto diversi e producono beni diversi. Riguardo la registrazione del nome a dominio eurocard.it la resistente deduce che la stessa sarebbe giustificata dal fatto che i propri prodotti sono sempre stati contraddistinti e contrassegnati dal marchio Eurocard, composto non solo del nome – legato alla carta (card) ed all’Europa (euro) – ma anche da una raffigurazione stilizzata dell’Europa; ed inoltre di aver registrato legittimamente in base al principio in materia di nomi a dominio “first come first served”. Quanto alla registrazione del nome eurocard2000.it, la stessa sarebbe stata determinata esclusivamente dall’avvento del nuovo millennio, apprezzato da tutte le imprese al fine di promozioni, iniziative e quant’altro.

Nelle proprie repliche la resistente afferma di essere nota come Eurocard e non come Elettronica Antares, e nega che la Europay International ed il suo marchio Eurocard abbia la notorietà affermata nel ricorso, come peraltro sarebbe stato accertato nelle due fasi di giudizio cautelare dal Tribunale civile di Roma, e come risulterebbe dai documenti prodotti dalla ricorrente (videate Internet stampate pagg. 3 e 4 del ricorso) che dimostrerebbero che il marchio noto in Italia è Mastercard e non Eurocard.

Nel merito.

In base all’art. 16 delle Regole di Naming versione 3.3.1. (che disciplina la presente procedura analogamente alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy adottata da ICANN il 24 ottobre 1999), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che: a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; che b) l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede (art. 16.6). L’accoglimento del ricorso è subordinato alla dimostrazione da parte del ricorrente della contemporanea sussistenza di tutte e tre le condizioni indicate.

a) Identità del nome e/o possibilità di confusione a termini dell’art. 16.6. lett. a) Regole di Naming.

Sotto il profilo dell’identità del nome, di cui all’art. 16.6 lett. a) delle Regole di Naming, la produzione documentale acquisita alla presente procedura dimostra che dei due nomi a dominio in contestazione solo uno (eurocard.it) è  identico al marchio registrato della ricorrente; entrambi i nomi a dominio,  peraltro, non coincidono con la sua denominazione sociale (Europay). Infatti l’identità del nome a dominio contestato con il marchio Eurocard della ricorrente riguarda esclusivamente il termine Eurocard e vale solo con riferimento al dominio eurocard.it e non per eurocard2000.it, che invece si differenzia per la parte numerica 2000.

Pertanto ricorre nella specie l’identità solo con riferimento al nome a dominio eurocard.it, ma non con riferimento ad eurocard2000.it.

b) Diritto e titolo sul nome a dominio contestato a termini dell’art. 16.6. lett. b) Regole di Naming.

Riguardo l’onere della dimostrazione a carico della ricorrente che la resistente non abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio contestato, seguendo l’interpretazione della norma in esame consolidatasi sia nel nostro ordinamento, che nella MAP di ICANN (ripresa dalle Regole di Naming italiane) secondo la quale è sufficiente che il ricorrente dimostri il proprio diritto al nome a dominio contestato, si ritiene che sul punto la ricorrente abbia provato il suo diritto al nome a dominio in quanto corrispondente al proprio marchio Eurocard registrato, mentre non risulta provato che la resistente non ne abbia alcuno, avendo esercitato ed esercitando quest’ultimo un’attività in qualche modo connessa a tale nome ed avendo presentato domanda di registrazione del marchio Eurocard con il relativo logo raffigurante l’Europa per la classe 16, come documentato dalla medesima ricorrente.

Ciò peraltro è confermato dal fatto che passando comunque ad esaminare l’onere probatorio a carico della resistente – alla quale spetta ai termini dell’art. 16.6, comma 3, delle Regole di Naming, la dimostrazione del proprio diritto o titolo al nome contestato mediante la prova della sussistenza di una delle tre circostanze ivi indicate – questa ha provato che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato il nome a dominio per offrire al pubblico i propri prodotti, come risulta dalle fatture depositate, che a decorrere dal 4 agosto 1999 presentano il nome Eurocard con il logo in questione, peraltro successivamente alla registrazione del nome a dominio eurocard.it avvenuta in data 18 giugno 1999 e precedentemente alla prima contestazione da parte di Europay International avvenuta in data 12 novembre 1999.

Di conseguenza dalla medesima documentazione risulta dimostrata anche l’ulteriore circostanza che la resistente risulta conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, anche prima di ottenere la registrazione del relativo marchio, ed ancora, sulla base dell’oggetto delle fatture depositate; ed inoltre che del nome a dominio sta facendo un uso commerciale attinente alla propria attività relativa alla produzione e vendita di prodotti di carta, senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato dal momento che quest’ultima svolge un’attività del tutto diversa da quella della assegnataria.

Dunque sulla base dei documenti prodotti agli atti risulta dimostrato che la resistente ha diritto o titolo al nome a dominio contestato.

c) Registrazione ed uso in mala fede a termini dell’art. 16.6. lett. c) Regole di Naming.

Riguardo alla prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede – che peraltro alla luce di quanto sopra non sarebbe neppure necessario analizzare dal momento che l’accoglimento del ricorso è subordinato alla sussistenza di tutte e tre le condizioni di cui all’art. 16.6 delle regole di Naming – la ricorrente ha indicato una serie di circostanze quali: a) il fatto che la stessa non indichi nel proprio sito Internet alcuna specifica carta di credito pur riconoscendo che per i consumatori utenti di Internet il pagamento con tale mezzo sia il più agevole per le transazioni commerciali; b) il fatto che il nome Eurocard non coincida con la denominazione sociale della resistente, ossia Elettronica Antares, senza che ciò abbia alcuna giustificazione dal momento che il relativo nome a dominio risulta disponibile; c) la presentazione da parte della resistente, successivamente alla contestazione del nome a dominio da parte della ricorrente, di domanda di marchio italiano per Eurocard; d) la registrazione dell’ulteriore nome a dominio eurocard2000.it, successivamente al giudizio cautelare proposto dalla Europay; e) la recente registrazione del nome a dominio di eurocard2000.com da parte di un certo Gianluca Massiglia residente nei pressi di Alessandria a pochi chilometri dalla sede della Elettronica Antares.

Le predette circostanze indicate dalla ricorrente non si ritengono sufficienti a dimostrare l’elemento della malafede ai termini del combinato disposto dell’art. 16.6 lett. c) e dell’art. 16.7 delle Regole di Naming. Infatti dette circostanze non offrono alcun elemento della sussistenza delle ipotesi esemplificative elencate dall’art. 16.7, per esempio, che la resistente abbia registrato i nomi a dominio in questione allo scopo primario di venderli, cederli in uso o in altro modo trasferirli al ricorrente o ad un suo concorrente, né che i nomi a dominio in questione siano stati registrati dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio al fine di utilizzarlo per attività in concorrenza con quella del ricorrente, né per conseguire lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare il nome del ricorrente.

Né la ricorrente ha fornito la prova della registrazione e dell’uso del dominio in malafede – pur tentando di fornirne gli elementi – mediante la circostanza che nell’uso del nome a dominio, questo sia stato intenzionalmente utilizzato dalla resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente medesima (art. 16.7 cit.). Infatti,
- quanto alla circostanza a), la mancata indicazione nel sito Internet della resistente di alcuna carta di credito appare irrilevante in quanto costituisce una mera opinione priva di valore probante di quanto sostenuto dalla Europay;
- quanto alla circostanza b) la non coincidenza dei nomi a dominio in contestazione con la denominazione sociale della Elettronica Antares è parimenti irrilevante in quanto anche con riferimento alla Europay International non ricorre la suddetta lamentata coincidenza;
- riguardo la circostanza c), si rileva che la domanda di registrazione di marchio della Elettronica Antares riguarda non solo il nome Eurocard, ma anche il logo raffigurante l’Europa con delle stelline sulla sinistra, e quindi non vi è perfetta coincidenza con quello di cui è titolare la ricorrente, ed inoltre riguarda attività strettamente attinente ai prodotti offerti dalla resistente sul proprio sito Internet; quanto alla registrazione dell’ulteriore nome a dominio eurocard2000.it, come si è già rilevato, si tratta di nome diverso in quanto presenta in aggiunta la parte numerica;
- infine quanto alla circostanza d) stante la registrazione del nome a dominio eurocard2000.com da parte di un soggetto diverso dalla resistente, non essendo stato dimostrato dalla ricorrente alcun collegamento con la Elettronica Antares, la stessa non appare rilevante nella presente procedura. In ogni caso nella fattispecie in esame non sussiste l’effetto confusorio che afferma la ricorrente, in considerazione del fatto che le attività, i prodotti ed i consumatori delle parti sono del tutto diversi. Infatti i prodotti offerti in vendita dalla resistente nel sito Internet con il nome a dominio eurocard.it, consistono in biglietti da visita, carte speciali, etichette autoadesive, etichette per CD, custodie per CD, cartoncini, pergamene, transfert, acetato; mentre i prodotti offerti dalla ricorrente rientrano nei servizi bancari e finanziari, operando principalmente nell’ambito delle transazioni a mezzo di carte di credito. Dunque la difformità dei prodotti e dei servizi offerti non consentono di ritenere che il consumatore-utente del sito Internet della Elettronica Antares possa essere indotto ad accettare l’offerta di acquisto sulla base della convinzione di trattare con la Europay International, non sussistendo alcun legame tra i due settori, cartaceo l’uno, finanziario l’altro.

Si ritiene pertanto che nel caso in esame non sussista la dimostrazione della mala fede della resistente.

Il ricorso quindi è infondato e come tale va rigettato.

Sulla richiesta di pagamento delle spese giudiziarie.

E’ infine da esaminare la richiesta della resistente di risarcimento delle spese incontrate per la difesa nella presente procedura.

La richiesta e’ inammissibile e non puo’ essere accolta, in quanto esula dai poteri dati ai saggi nelle presenti procedure dalle regole di naming. Esse infatti prevedono unicamente che il saggio possa respingere il ricorso oppure accoglierlo, disponendo la revoca del nome a dominio contestato o la sua riassegnazione al ricorrente. La condanna della parte soccombente non rientra nell’ambito delle procedure, ne’ potrebbe comunque rientrarci, essendo propria di procedimenti di natura giurisdizionale che queste procedure non hanno.

Conclusioni.

Ritiene questo  collegio unipersonale che:

a) l’eccezione preliminare di carenza di giurisdizione sollevata dalla resistente Elettronica Antares sia inammissibile per i motivi già esposti e comunque non fondata, e sia quindi da rigettare;

b) la domanda della Europay International volta ad ottenere il trasferimento dei nomi a dominio eurocard.it ed eurocard2000.it non possa essere accolta in quanto la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di tutte e tre le condizioni previste dall’art. 16.6 delle Regole di Naming, alle quali viene condizionato l’accoglimento del ricorso ed il trasferimento del/dei nomi a dominio contestati alla ricorrente stessa;

c) La domanda di condanna alle spese formulata dalla resistente non sia ammissibile, non essendo prevista dalle regole di naming.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l’art. 16.6 delle vigenti regole di naming italiane

Rigetta

previa reiezione dell’eccezione preliminare della Elettronica Antares, il ricorso presentato dalla Europay International.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all’art. 14.5 lett. a) e art. 14.4 punto 10 delle Regole di Naming.

Roma, 15 gennaio 2001

Avv. Emanuela Quici