e-solv s.r.l.

Decisione nella procedura di riassegnazione del nome a dominio
giocodellotto.it


Ricorrente: Lottomatica S.p.A., rappresentata dall’avv. Niccolò Invrea
Resistente: Video Group di Targhetta Bertilla , rappresentata dall’avv. Alessandro Biasiolo
Collegio (unipersonale): dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il 2 febbraio 2001 la Lottomatica S.p.A., introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art.16 delle vigenti regole di Naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio giocodellotto.it, registrato da Video Group di Targhetta Bertilla.

In data 2 febbraio 2001 la segreteria dell’e-solv riceveva il ricorso anche in formato cartaceo e verificava l’intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.giocodellotto.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare che il dominio giocodellotto.it risultava assegnato alla Video Group di Targhetta Bertilla dal 10/12/1999 e che il dominio giocodellotto.it era stato sottoposto a contestazione il 4 gennaio 2001.

In data 3 febbraio 2001 la segreteria della e-solv verificata la regolarità del ricorso provvedeva ad inviare per raccomandata alla Video Group di Targhetta Bertilla copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal data base whois. In  pari data la e-solv provvedeva ad inviare per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata inviata alla Video Group di Targhetta Bertilla, il ricorso risultava pervenuto alla resistente in data 10 febbraio 2001.

In data 7 marzo la e-solv riceveva le repliche ed allegati della Video Group di Targhetta Bertilla, che il giorno successivo trasmetteva alla ricorrente. Veniva quindi nominato quale saggio il dott. Fabrizio Bedarida, il quale in data 12 marzo accettava l’incarico.
 

Fatto

Il dominio giocodellotto.it è stato registrato il 10 Dicembre 1999 dalla Video Group di Targhetta Bertilla. In data 27 dicembre 1999 la Lottomatica S.p.A. contestava, con lettera raccomandata, l’assegnazione del dominio giocodellotto.it alla Video Group di Targhetta Bertilla. In risposta alla contestazione la Video Group di Targhetta Bertilla, per tramite del dott. Carlo Dalla Bella, inviava una richiesta di 45.600.000 lire, quale rimborso per le spese per realizzare e mantenere il sito, sostenute alla data di ricevimento della lettera di contestazione della ricorrente (13.01.2000).

Allegazioni della ricorrente

A sostegno del ricorso la ricorrente documenta di essere titolare del marchio “gioco del lotto” depositato in Italia, della Concessione del Ministero del Tesoro, che attribuisce alla medesima l’esclusiva per l’esercizio del gioco del lotto in Italia, nonché del preuso a livello nazionale risalente al 1993, data di assegnazione della prima concessione ministeriale. La ricorrente risulta inoltre titolare dei nomi di dominio di primo livello (gTLD): giocodellotto.com, giocodellotto.net e giocodellotto.org.
La ricorrente rileva che la registrazione e l’uso del nome a dominio giocodellotto.it da parte della resistente è violazione non solo dei propri diritti di concessione esclusiva e dei propri diritti anteriori sul marchio, ma anche di un interesse collettivo inderogabile.
La ricorrente sostiene che la resistente non abbia mai usato, né si sia preparata a usare il dominio in oggetto per l’offerta al pubblico di beni e servizi.
La ricorrente asserisce la mancanza in capo alla resistente di alcun diritto o interesse legittimo al nome di dominio giocodellotto.it.
La ricorrente sottolinea come la registrazione del dominio giocodellotto.it sia stata effettuata e mantenuta in malafede, con il solo fine di trarre un indebito vantaggio dalla vendita del dominio giocodellotto.it a fronte di un corrispettivo economico.

Allegazioni della resistente

La resistente sostiene l’infondatezza del ricorso argomentando l’inesistenza di un diritto al marchio in capo alla ricorrente, la legittimazione della resistente all’uso del dominio e che lo stesso non sia stato registrato né mantenuto in malafede.
La resistente afferma inoltre di aver concretamente e realmente preparato un sito con il quale erogare informazioni e servizi afferenti il gioco del lotto, il tutto prima di aver avuto notizia della contestazione.
La resistente afferma la mancanza di un intento speculativo nella registrazione e mantenimento del dominio, sostiene inoltre l’assenza di speculazioni nella sua richiesta di 45.600.000 lire quale rimborso per le spese effettivamente sostenute per realizzare e mantenere il sito alla data di ricevimento della lettera di contestazione della ricorrente (13.01.2000).

Motivi della decisione.

Esistenza delle condizioni previste dalle regole di naming per il trasferimento del nome a dominio contestato.

Secondo quanto previsto dalla Sezione 2 ed in particolare dall’art.16 regole di naming (versione 3.4.1 in vigore al momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
 

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)

Dalla documentazione agli atti la ricorrente, Lottomatica S.p.A., risulta titolare della domanda di registrazione del marchio “GIOCO DEL LOTTO” n. RM99C004074 depositata in data 11 agosto 1999 per contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 38, 41 e 42 così definiti in dettaglio: classe 9: apparecchi e strumenti scientifici, nautici geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici , di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di pre-pagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori. Classe 16: carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti, pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio ( esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; clichés. Classe 28: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale. Classe 38: Telecomunicazioni. Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Classe 42: Programmazione per computer consulenze nel campo informatico, servizi e consulenze riguardanti banche dati. La ricorrente risulta inoltre titolare di Concessione Ministeriale in esclusiva per l’esercizio del gioco del lotto dal 1993. E’ dimostrato poi il preuso del marchio sin dal 1993.

Risulta quindi soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6 (a) delle regole di Naming; ossia il dominio registrato dalla Video Group di Targhetta Bertilla, per la pressoché identità, è tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la ricorrente vanta dei diritti

In merito all’obiezione sollevata dalla resistente, relativa al fatto che il marchio depositato non sia costituito dalla sola denominazione giocodellotto ma anche da una componente figurativa, si rileva che la componente semantica sia da ritenere prevalente ed essere il cuore del marchio.

Inoltre, il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il nome di dominio. Come è ben noto i nomi di dominio sono composti da caratteri alfanumerici, non permettendo quindi la riproduzione di simboli grafici. L’utente Internet, così come qualsiasi altro navigatore/consumatore, memorizza il nome/marchio di interesse ed al momento della ricerca su Internet (non potendo digitare caratteri grafici), digiterà il nome del marchio memorizzato. In questo caso giocodellotto, senza minimamente riflettere su una eventuale impossibilità di rintracciare il marchio cercato causa la mancanza nella digitazione dei valori (caratteri grafici) con cui il marchio in questione appare ad esempio sulla carta stampata.

Diritti o interessi legittimi della resistente (Art.16.6.b)

Secondo quanto previsto dalle regole di Naming all’art.16.6.b è jus receptum che una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome contestato, spetti al resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al suddetto nome.
Sotto tale aspetto la resistente sostiene di aver registrato il nome a dominio giocodellotto.it in conformità alle regole di Naming e di aver utilizzato il dominio ed in ogni caso di essersi preparata ad un suo oggettivo uso prima di aver ricevuto notizia della contestazione e per tale motivo di avere un titolo alla sua utilizzazione sul web secondo quanto previsto dal’art.16.6.1 regole di Naming.

In relazione a quanto previsto dall’art.16.6.b delle regole di naming, è da rilevare che la resistente, contestando la validità della tipologia delle prove addotte dalla ricorrente per dimostrare l’assenza di un uso effettivo del sito da parte della resistente, ed avendo avuto il necessario tempo, non ha addotto tuttavia prove di senso contrario tali da far ritenere a questo collegio di aver usato o di essersi preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio per offerta al pubblico di beni o servizi prima di aver ricevuto notizia della contestazione.

La resistente, per dimostrare l’esistenza di una effettiva attività sul sito corrispondente al dominio contestato produceva copia di una stampa di una pagina html datata 1 marzo 2001. La  stampa, riportando la data del 1 marzo 2001, non risulta prova atta a dimostrare un uso precedente alla data di apertura della presente procedura (2 febbraio 2001), e meno che mai anteriore alla data di conoscenza della prima contestazione della Lottomatica (13.01.2000).

In merito all’obiezione mossa dalla resistente relativamente alla eventuale invalidità di alcune delle prove prodotte dalla ricorrente in quanto trattasi di semplici copie di stampa di pagine html, i cui dati, url di riferimento e soprattutto la data, sono facilmente modificabili tramite appositi programmi, il collegio, osservato che anche la resistente ha prodotto quale elemento di prova una copia di stampa di pagina html, ossia il medesimo tipo di prova; e considerato quanto previsto dalle regole della procedura di riassegnazione all’Art.15 («il collegio assume la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti…..»), ritiene che esse debbano essere prese in esame.

Per ammissione della resistente (peraltro non documentata), il sito veniva messo in linea disponibile al pubblico negli ultimi giorni del 2000. Tuttavia, come su evidenziato, la resistente, pur sostenendo di aver messo in linea il sito alla fine del dicembre 2000, come prova di questa affermazione forniva una stampa della home page contestata datata 1 marzo 2001, ossia successiva di almeno 2 mesi. Circostanza questa che rafforza le prove, addotte dalla ricorrente, dimostranti l’assenza di uso del dominio da parte della resistente perlomeno sino all’11 gennaio 2001.

In merito alle prove addotte dalla resistente con riguardo ai preparativi per l’uso del nome a dominio ossia: copia di preventivi, richiesti a due provider, per la costruzione di un sito web, comprensivo della registrazione di un nome di dominio (in entrambe i preventivi non è specificato il nome di dominio richiesto) e copia di una fattura emessa da quello prescelto per l’incarico, si rileva quanto segue: a) L’esistenza di uno o più preventivi per lo studio e la realizzazione di un sito, non risulta di per sé sufficiente a dimostrare l’uso effettivo od una preparazione oggettiva all’uso del dominio contestato. b) La registrazione di un dominio ed il relativo pagamento di un corrispettivo per la stessa, non possono essere considerati elementi sufficienti a dimostrare di per sé, né l’uso né una preparazione oggettiva all’uso del nome a dominio per offerta al pubblico di beni e servizi (cioè quanto richiesto dall.art.16.6.1 come prova della costituzione di un titolo o diritto della resistente), giacché se così fosse le procedure di riassegnazione diverrebbero prive di senso, in quanto in capo alla resistente, per la sola registrazione a titolo oneroso del dominio, si costituirebbe, sempre ed automaticamente, un diritto o titolo in relazione al dominio contestato, rendendo così cronica l’assenza di un titolo al dominio da parte della resistente e conseguentemente (essendo questo un requisito che deve obbligatoriamente sussistere perché i ricorsi possano essere accolti), inutili ed inapplicabili le procedure di riassegnazione. Le procedure, con tali premesse, non si potrebbero mai concludere con il trasferimento del dominio contestato ma al contrario si chiuderebbero, sempre ed unicamente, con il rigetto del ricorso per la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art.16.6.b delle regole di Naming (mancanza di un titolo o diritto da parte della resistente); c) In merito alla fattura prodotta, in aggiunta a quanto esposto al precedente punto, si rileva come essa non sia sufficiente a dimostrare una preparazione oggettiva all’uso del dominio che sia precedente alla contestazione della Lottomatica.

Le circostanze di cui sopra unitamente alla mancanza della prova da parte della resistente di un uso che sia precedente a quello da essa documentato del 1 marzo 2001, risultano tali da far ritenere che la resistente non abbia dimostrato di avere diritto o titolo al nome a dominio contestato.

Malafede (Art.16.6 c regole di naming)

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio ritiene lo scrivente che essa sia stata provata dalla documentazione acquisita.
Il nome a dominio giocodellotto.it è stato registrato dalla Video Group di Targhetta Bertilla in data 10 dicembre 1999. Da quanto provato dalla ricorrente e risultante agli atti la resistente non ha mai effettivamente utilizzato il nome a dominio per alcun fine, limitandosi alla costruzione di una singola pagina web, a successive lievi modifiche del testo scritto ed alla creazione di un indirizzo di posta elettronica. Su detta pagina in data 10 gennaio 2000 compariva la scritta “prossima apertura”, che poteva essere ancora letta in data 1 febbraio 2000, 22 novembre 2000 e 11 gennaio 2001.
La richiesta della resistente di  45.600.000 lire per il trasferimento del dominio, quale rimborso per le spese sostenute, risulta esosa e ricadere nella fattispecie prevista dall’art.16.7.a.
In particolare tale articolo prevede che la malafede possa dedursi qualora sia dimostrata l’esistenza di circostanze tali da indurre a ritenere che il nome a dominio sia stato registrato con lo scopo primario di venderlo al ricorrente per un corrispettivo monetario che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. Inoltre, considerate le massicce campagne pubblicitarie, effettuate dalla Lottomatica per la promozione del gioco del lotto attraverso i principali mass media in epoca precedente alla registrazione del dominio; nonché la natura dei servizi che la Video Group di Targhetta Bertilla ha dichiarato costituire la parte centrale del costruendo sito, ossia l’informazione sul gioco del lotto, risulta evidente che la resistente non poteva ignorare l’esistenza della Lottomatica S.p.A. ed in particolare la esistente Concessione Ministeriale.

Il collegio stanti le prove addotte dalla ricorrente ed esaminato quanto prodotto dalla resistente ritiene che il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede.

Conclusioni

Ritiene lo scrivente collegio che la Lottomatica S.p.A. abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a), b) e c), per contro ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6 numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso legittimo da parte della video Group di targhetta Bertilla del nome a dominio giocodellotto.it. Il ricorso è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del dominio giocodellotto.it dalla Video Group di Targhetta Bertilla alla Lottomatica S.p.A..

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art.16.11 delle regole di naming.

Milano, 26 marzo 2001

Dr. Fabrizio Bedarida