e-solvs.r.l.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
guidasposi.it


Ricorrente: Emmebie s.n.c.
Resistente: Forever s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna

Svolgimento del procedimento

Con ricorso pervenuto alla e-solv via e-mail il 19 dicembre 2000 la Emmebie S.n.c con sede in Torino, Corso Moncalieri 270, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio guidasposi.it registrato dalla Forever S.r.l. con sede in Montecatini Terme, via San Martino, 2.

In data 19 dicembre 2000 la segreteria dell’e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul database whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.guidasposi.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio guidasposi.it risultava assegnato alla Forever S.r.l. dal 8 giugno 2000;
- che il dominio guidasposi.it era stato sottoposto a contestazione il 26 ottobre 2000;
- che all'indirizzo www.guidasposi.it non risultava alcuna pagina web.

In data 22 dicembre 2000 perveniva l'originale cartaceo del ricorso. Il 27 dicembre 2000, verificata la regolarità del ricorso, la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare alla Forever S.r.l. copia del ricorso per posta elettronica e per fax agli indirizzi risultanti dal database whois. Contestualmente inviava per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA e alla RA. Il giorno successivo la e-solv inviava per raccomandata alla Forever S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Tale raccomandata veniva ricevuta il 2 gennaio 2001 alla Forever s.r.l., la quale il 25 gennaio 2001 faceva pervenire alla e-solv le proprie repliche. Dette repliche venivano trasmesse dalla e-solv alla ricorrente, la quale chiedeva le fosse concesso termine per controdedurre.

Nel frattempo veniva nominato quale saggio il sottoscritto avv. Nicola Adragna, che in data 2 febbraio 2001 accettava l’incarico. Esaminata l’istanza della ricorrente volta ad ottenere termine per ulteriori deduzioni, il sottoscritto comunicava attraverso la e-solv alle parti di essere disponibile a concedere termine sino al 9 febbraio 2001 alla Emmebie per deduzioni e sino al 15 febbraio 2001 alla Forever per controdeduzioni, a condizione che su ciò ci fosse accordo di entrambe le parti e che il termine per il saggio per la decisione decorresse a far data dal 15 febbraio 2001, e quindi fosse prorogato al 2 marzo 2001.

Il 2 febbraio 2001 entrambe le parti facevano pervenire il proprio assenso via e-mail. Pertanto con ordinanza 3 febbraio 2001 il sottoscritto disponeva: a) termine al ricorrente sino al 9 febbraio 2001 per controdeduzioni; b) termine al resistente sino al 15 febbraio 2001 per repliche alle controdeduzioni del ricorrente; c) proroga del termine per il deposito della decisione al 2 marzo 2001.

Entro i termini di propria competenza ciascuna parte faceva pervenire per posta elettronica i propri scritti difensivi alla e-solv, che provvedeva ad inviarli all’altra; ed il 16 febbraio 2001 la questione veniva trattenuta in decisione.

Allegazioni del ricorrente.

A sostegno della propria domanda, la Emmebie dichiara di essere società operante da anni nel settore dell’editoria e del marketing per quanto concerne il settore delle nozze.

Nell’ambito di tale attività ha realizzato nel 1994 una pubblicazione denominata “Guidasposi”, diffusa come supplemento ad altra testata, nella quale venivano forniti consigli pratici per la organizzazione delle nozze, corredati da schede analitiche relative agli operatori commerciali specializzati nel settore matrimoniale. Nel gennaio 1997 il marchio “guidasposi” veniva registrato con estensione alle classi 16, 35 e 41. Nel giugno 1998 la pubblicazione “Guidasposi” veniva registrata come autonoma testata presso il tribunale di Torino, al n. 4018. In seguito, l’uso del marchio “guidasposi” veniva esteso dalla Emmebie ad altri servizi, ossia al directmailing (Guidasposi Promotions), ad eventi fieristici (Guidasposi Meetings) e ad una rivista specializzata in abiti per sposi (Guidasposi Collection).

La Emmebie ha poi ulteriormente esteso la propria attività ad altre regioni italiane, creando edizioni locali di Guidasposi in province in cui era rappresentata da agenzie ad essa legate da contratti di concessione pubblicitaria in esclusiva territoriale.

In occasione dell’uscita dell’edizione di Pisa di Guidasposi, avvenuta nell'ottobre 1999, la Emmebie veniva a conoscenza dell’esistenza nella zona di una società operante nel medesimo settore – la Forever s.r.l. – interessata ad una collaborazione commerciale con la Emmebie stessa. Avviate all’inizio del 2000 trattative per definire tali forme di collaborazione, la Emmebie scopriva che la Forever aveva nel frattempo provveduto a registrare i domini guidasposi.it (novembre 1999) guidasposi.net (gennaio 2000) e guidasposi.com (gennaio 2000). Accedendo a tali domini si veniva dirottati ad un sito di proprietà della Forever s.r.l., denominato “forever sposi”, il cui contenuto era analogo a quello della pubblicazione cartacea Guidasposi. La Forever risultava inoltre aver registrato numerosi altri nomi a dominio corrispondenti a nomi o marchi utilizzati da tempo da altre imprese dello stesso settore.

Da quanto sopra (supportato da congrua documentazione) la Emmebie deduce che la registrazione dei nomi a dominio corrispondenti al proprio marchio “guidasposi” costituisce non solo atto di confusione e concorrenza sleale, ma anche contraffazione di marchio finalizzata a sottrarre clienti alla Emmebie stessa.

Deduce quindi la malafede della Emmebie nella registrazione del dominio guidasposi.it e ne chiede la riassegnazione a proprio favore secondo quanto previsto dalle vigenti regole di naming.

Allegazioni del resistente.

Da parte sua, nella propria replica la Forever s.r.l. contesta il fondamento del ricorso avversario e ne chiede il rigetto per le considerazioni che seguono.

In primo luogo, secondo la resistente la Emmebie non vanterebbe alcun diritto di esclusiva sul nome “guidasposi”, in quanto marchio “debole” costituito da una comune e generica espressione di linguaggio.

In secondo luogo, la tempestiva registrazione del nome a dominio le darebbe diritto all’utilizzazione del nome e del dominio stesso sulla base del principio “first came, first served” sancito dalle regole di naming e confermato da alcune pronunce giurisprudenziali.

Infine, non vi sarebbe malafede in quanto guidasposi.it avrebbe dovuto, nelle intenzioni della resistente, contraddistinguere un sito web dedicato alle guide degli sposi, ossia una sorta di “guida delle guide”.

Motivi della decisione

Secondo l’art.16.6 delle Regole di Naming versione 3.4 oggi vigenti, per vedere accolta la propria domanda il ricorrente ha l’onere di dimostrare che: a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; che b) l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
 

a) Identità del nome e diritti della ricorrente.

Le Emmebie ha documentato di aver registrato nel 1998 presso il tribunale di Torino la testata Guidasposi e di aver registrato identico marchio sin dal 1997; provando con ciò il proprio diritto ad utilizzare il nome guidasposi, identico al nome a dominio oggi in contestazione.

Al riguardo, del tutto ininfluenti si rivelano (quand’anche fossero nel merito fondate) le deduzioni della Forever s.r.l., secondo le quali si tratterebbe di un marchio debole, che come tale non ne garantirebbe al titolare l’uso esclusivo. Le regole di naming italiane (e le UDPR di Icann cui esse si ispirano) non richiedono affatto che il ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al nome, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo.

Data infatti la globalità di internet, è possibile (anzi, più che probabile) che esistano più soggetti che abbiano contemporaneamente diritto ad utilizzare lo stesso nome (si pensi, ad esempio, a persone omonime). Non solo. La unicità del nome a dominio sulla rete internet, correlato che i marchi possono essere sia registrati in stati diversi, sia, nello stesso stato, in relazione a specifici settori merceologici, fa sì che su internet possano entrare in conflitto soggetti che vantano sul medesimo nome un diritto di esclusiva (si pensi ai casi, ben noti agli addetti ai lavori, di Ferrari, nome sia di una casa automobilistica che di un’azienda vinicola; oppure Airone, nome sia di una compagnia aerea che di una nota rivista).

Del resto, se la dimostrazione della esistenza di un diritto di esclusiva fosse sufficiente – unito alla mala fede dell’assegnatario – per disporre la cancellazione del nome a dominio contestato o la sua riassegnazione al ricorrente, non si capirebbe per quale motivo le regole di naming italiane e le UDPR di ICANN pretendano comunque anche la contemporanea dimostrazione dell’inesistenza di un diritto o di un legittimo interesse del resistente al nome a dominio in contestazione.

Sotto questo profilo, il richiamo alla decisione del saggio Maurizio Corain nella procedura per il nome a dominio “ecomusei.it” appare del tutto irrilevante, in quanto, come risulta chiaramente dal testo di tale decisione, il nome ecomusei, oltre ad essere di per se parola di uso comune registrata sui dizionari, era stato registrato come marchio dalla ricorrente in epoca successiva alla registrazione del dominio contestato.

Si ritiene quindi soddisfatto dalla ricorrente il requisito previsto dall’art. 16.6.a delle vigenti regole di naming.

b) diritto o titolo del resistente al dominio contestato.

Ai fini di quanto previsto dall’art. 16.6.b delle regole di naming, è jus receptum che, una volta provato dal ricorrente il proprio diritto sul nome contestato, spetti al resistente provare un proprio concorrente diritto, titolo o legittimo interesse al suddetto nome.

Sotto questo profilo, la difesa della Forever s.r.l. deduce di aver chiesto ed ottenuto tempestivamente la registrazione del nome a dominio guidasposi.it nel rispetto delle regole di naming; e di vantare ora, per tale solo motivo, un titolo alla sua utilizzazione sul web.

Tale deduzione non ha pregio alcuno. Le procedure di riassegnazione sono strumento esplicitamente volto ad accertare, nel contraddittorio delle parti interessate, se rispondano al vero le dichiarazioni effettuate dall’assegnatario del nome a dominio nella lettera di assunzione di responsabilità (LAR) sulla base della quale il nome a dominio è stato registrato. Come noto, chi richiede l'assegnazione di un nome a dominio deve fra le altre cose dichiarare nella LAR a) di avere diritto o titolo al nome a dominio di cui chiede la registrazione; b) di non ledere, con tale registrazione, diritti di terzi.

Ne consegue che il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio registrato non può in nessun caso essere costituita dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde.

La contraria interpretazione renderebbe le presenti procedure prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo; col che il ricorrente non potrebbe mai a priori risultare vittorioso, in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6.b, che sarebbe comunque escluso dalla avvenuta registrazione.

Del tutto irrilevanti si appalesano quindi le citazioni di giurisprudenza – peraltro del tutto minoritaria – effettuate nelle proprie controdeduzioni dal resistente. Tali provvedimenti, infatti, non sanciscono affatto il principio secondo il quale la mera registrazione del nome a dominio ne attribuisca automaticamente diritto all’uso; e ciò a prescindere dalla circostanza che le più rilevanti statuizioni di tale minoritaria corrente giurisprudenziale, rese in procedimenti cautelari, sono state poi ribaltate in sede di reclamo (così e’ stato, ad esempio, per i domini bancoposta.it, raccomandata.it, vaglia.it).

Si ritiene pertanto soddisfatto anche quanto richiesto dall’art. 16.6.b delle vigenti regole di naming.

c) sulla malafede del resistente.

Per quanto riguarda infine la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della resistente, essa appare ampiamente provata.

Anzitutto, si osserva che è la stessa Forever s.r.l. a dichiarare nella propria replica che il dominio guidasposi.it avrebbe dovuto ospitare “un sito web dedicato alle guide per sposi pubblicate in tutta Italia, una guida delle guide”. A prescindere dalla circostanza che tale intenzione non risulta mai essersi concretizzata, non appare credibile che chi si appresta a porre in rete una “guida delle guide” per gli sposi non fosse conscio del fatto che ne esisteva già una con lo stesso nome da ben cinque anni, e che nello stesso settore esistevano ben altri tre tipi di iniziative commerciali della Emmebie che recavano “guidasposi” come parte della loro denominazione.

D’altra parte non è stata neppure smentita l’affermazione della Emmebie secondo cui fra le parti vi erano stati contatti per la cooperazione commerciale nello stesso settore merceologico prima che la resistente registrasse il nome guidasposi sotto i TLD .it, .net e .com. Dal che deve ritenersi che la resistente, allorquando registrò il nome a dominio in contestazione, era ben conscia che “guidasposi” era una denominazione utilizzata dalla Emmebie nello stesso settore di attività.

Anche le altre circostanze dedotte dalla ricorrente a dimostrazione della malafede della Forever s.r.l. non sono state smentite dalla resistente e devono quindi ritenersi acquisite.

Risulta quindi accertato che la Forever ha registrato numerosi altri nomi a dominio corrispondenti ad altre imprese operanti nel medesimo settore merceologico. Risulta inoltre accertato che per il periodo in cui sono stati utilizzati, i domini guidasposi.it, guidasposi.com e guidasposi.net puntavano tutti ad un sito della Forever s.r.l. i cui contenuti erano identici a quelli della pubblicazione “guidasposi” della ricorrente. Il che costituisce uno sviamento di clientela e concorrenza sleale ai danni della Emmebie, in quanto tali elementi di malafede nel mantenimento del nome a dominio guidasposi.it.

Infine, è documentalmente provato e verificabile sulla rete che nessuna pagina web è attiva all’indirizzo http://www.guidasposi.it; e ciò, per stessa ammissione della resistente, sin dal maggio 2000. Il mantenimento di una pagina web priva di contenuto per un anno all’indirizzo http://www.guidasposi.it, se da un lato conferma che nessun autonomo progetto imprenditoria è stato sviluppato dalla Forever s.r.l. in relazione al nome a dominio, dall’altro dimostra che il dominio viene mantenuto dal resistente al solo scopo d'impedire alla ricorrente di riflettere su Internet il nome della propria pubblicazione; elemento, anche questo, da cui legittimamente può essere dedotta la malafede del ricorrente, ex art. 16.7.b delle vigenti regole di naming.

Conclusioni

Da quanto sopra appare dimostrata anche la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato; con la conseguenza che, essendo stati dimostrati tutti gli elementi previsti dall’art. 16.6 punti “a”, “b” e “c”, il ricorso della Emmebie s.n.c. appare fondato e come tale deve essere accolto.

P.Q.M.

Questo collegio unipersonale, viste le vigenti regole di naming, ordina la revoca del nome a dominio guidasposi.it all’attuale assegnataria Forever s.r.l. e ne dispone la riassegnazione a favore della Emmebie S.n.c con sede in Torino, Corso Moncalieri 270.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana affinché le dia esecuzione nei modi e termini previsti dalle regole di naming.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001

Avv. Nicola Adragna.