Procedura di riassegnazione del nome a dominio
vivicitta.it

Ricorrente: Edizioni Style di Bialetti Clara.
Resistente: Alfredo Milani-Comparetti
Collegio (unipersonale): Avv. Stefano Cerutti

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato in data 7/5/2001 a Tribunale Virtuale la ditta Edizioni Style di Bialetti Clara introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio vivicitta.it registrato dal Sig. Alfredo Milani-Comparetti.

In data 10/5/2001 la segreteria di Tribunale Virtuale verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e da tale verifica apprendeva che:

La segreteria di Tribunale Virtuale, verificata la regolarità del ricorso, in data 15/5/2001 provvedeva ad inviare per raccomandata a.r. al Sig. Alfredo Milani-Comparetti copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal data base whois.

Tuttavia a seguito di verifica telefonica da parte della segreteria di Tribunale Virtuale, il Resistente comunicava di non aver preso materialmente visione del plico in quantoresidente in luogo diverso da quello risultante dal data base whois della RA così che la segreteria provvedeva ad inviare altra copia del ricorso e della documentazione al nuovo indirizzo indicato dal Resistente che, come dallo stesso confermato telefonicamente, veniva regolarmente ricevuto in data 29/5/2001.


In data 30/5/2001 la segreteria di Tribunale Virtuale provvedeva ad inviare per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

In data 13/6/2001 pervenivano le repliche del resistente; in pari data veniva nominato quale saggio il sottoscritto Avv.Stefano Cerutti che accettava l'incarico lo stesso giorno.

Allegazioni della ricorrente

Sostiene la ricorrente, seppur in maniera spesso "criptica", di avere intrapreso verso la fine del 1999 un progetto editoriale avente per oggetto la pubblicazione di guide cartacee contenenti informazioni pratiche di numerose province del centro italia e di averle pubblicate da prima con il nome "Info Città" e successivamente con il nome "Vivi Città".

Sostiene, inoltre, di aver voluto offrire detto servizio anche a mezzo della rete internet pubblicando dette guide in vari siti web della stessa (tra i quali, come documentato, www.vivincitta.it e www.vivincitta.it); di aver provveduto in data 4/4/2001 a presentare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi domanda di registrazione del marchio vivicitta e di aver iscritto, in data non meglio precisata, il periodico vivicittà al n. 355 del Registro Stampa tenuto presso il Tribunale di Massa Carrara.


Riguardo alle motivazioni del ricorso, la ricorrente afferma che il nome a dominio “vivicitta.it” è parte di un progetto editoriale on line collegato alle omonime giude cartacee e che, conseguentemente, la registrazione del nome a dominio vivicitta.it da parte del resistente deve ritenersi in contrasto con le regole di naming sia per non aver questi alcun interesse o diritto legittimo in relazione a detto nome a dominio sia per l'evidente malafede di questi.

La vicinanza geografica delle parti e la similarità dei progetti editoriali intrapresi avrebbero infatti indotto, secondo la ricorrente, il Milani-Comparetti a registrare il nome a dominio vivicitta allo scopo primario di impedirne l'utilizzo da parte della Style Edizioni e, secondariamente, al fine di attrarre illecitamente sul proprio sito web i navigatori intenzionati a visitare sito della ricorrente.

Da tali argomentazioni la ricorrente deduce la malafede del resistente nella registrazione del nome a dominio "vivicitta.it" e, conseguentemente, conclude chiedendo il trasferimento a proprio favore del nome a dominio contestato.

Allegazioni della resistente.

Da parte sua il Milani-Comparetti dichiara di aver registrato il nome a dominio contestato ancora in data 20/3/2000 e quindi oltre un anno prima che la società ricorrente presentasse la domanda di registrazione del marchio vivicittà all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Afferma inoltre il resistente di aver registrato il nome a dominio contestato in quanto molto simile con altro proprio dominio per il quale sarebbe in corso un progetto di creazione di un network nazionale. In un ottica di massimalizzazione degli investimenti finanziari e dei ritorni pubblicitari il nome a dominio vivicitta.it sarebbe dunque strategico a tale progetto.

A prova dell'esistenza di tale progetto editoriale, il ricorrente fa riferimento ad un business plan asseritamente presentato al concorso E-Capital di cui, tuttavia, non ha offerto alcuna prova documentale.

Conclude pertanto per la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

a) Identità del nome.

Per quanto concerne la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming, la ricorrente ha provato documentalmente di aver richiesto in data 4/4/2001 all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la registrazione del marchio vivicitta, "consistente nella parola vivicitta senza accento che può comparire in tutti i caratteri alfabetici di conoscenza internazionale".


Rilevato che la semplice presentazione della domanda di registrazione del marchio sia fattispecie diversa dalla titolarità dello stesso, potendo la domanda non essere accolta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, lo scrivente Collegio si allinea con il prevalente orientamento dei saggi secondo il quale il requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle vigenti regole di naming può ritenersi soddisfatto sulla base della sola presentazione della domanda di registrazione del marchio (vedi caso ecomusei.it).

Deve, dunque, ritenersi provata l'identità tra il nome a dominio contestato ed il marchio della ricorrente.


b) Titolo dell’attuale assegnatario al nome a dominio contestato

Secondo il pacifico orientamento dei saggi, una volta provato dalla ricorrente il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al resistente provare il proprio diritto o titolo sul medesimo nome a dominio.

Il resistente, tuttavia, non ha fornito la benché minima prova né di aver usato o di essersi oggettivamente preparato ad usare il nome a dominio contestato, né di essere conosciuto, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato né di avere fatto un legittimo uso non commerciale ovvero commerciale dello stesso senza l'intento di sviere la clientela della ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il resistente si è limitato ad asserire, a riprova di aver svolto un'attività oggettivamente volta ad utilizzare il nome a dominio contestato, di aver presentato al concorso E-capital un business plan dettagliato di un proprio progetto che, in qualche non meglio precisata maniera, dovrebbe riguardare il nome a dominio vivicitta.

Nessuna prova documentale, tuttavia, è stata offerta a sostegno di tale assunto; sul sito web del concorso E-capital, inoltre, non vi è alcun riferimento a tale progetto.

Il sito web corrispondente al nome a dominio contestato, inoltre, risulta ancora in costruzione a quasi un anno e mezzo dalla registrazione.

Il resistente, dunque, non ha provato né il proprio diritto o titolo al nome a dominio vivicitta.it né alcuno dei fatti richiesti a prova contraria dall'art. 16.6, II° comma, delle regole di naming così che deve ritenersi sussistente nella fattispecie altresì il requisito richiesto dall'art. 16.6.b) delle regole di naming.

c) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio

La ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sarebbe stato registrato dal Milani-Comparetti allo scopo di impedirle di registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio “vivicitta” e per attrarre illecitamente utenti di internet intenzionati a visitare il proprio sito web attuando così una forma di sviamento di clientela.

Tali affermazioni non hanno trovato alcun riscontro nella documetazione allegata.

Risulta documentalmente, infatti, che la ricorrente solo data 4/4/2001 ha provveduto a richiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la registrazione del marchio vivicitta; nessun preuso di detto marchio, inoltre, è stato documentalmente provato o comunque sostenuto dalla ricorrente anteriormente al settembre 2000.

Il marchio vivicitta, infatti, da quanto si evince dalla documentazione allegata dalla ricorrente, compare per la prima volta nella corrispondenza inviata in data 11 settembre 2000 dall'Arch. Sergio Conti alla Style Edizioni con la quale il professionista comunicava alla committente di aver ideato il nuovo marchio vivicitta, realizzandone il relativo logo, in sostituzione del precedente marchio Info Città" (doc. 4)

Dall'ampia rassegna stampa prodotta dalla ricorrente, inoltre, si evince che il marchio vivicitta è stato utilizzato dalla ricorrente per la seconda edizione delle guide informative precedentemente edite con il nome InfoCittà la cui prima pubblicazione, relativa a Genova e provincia, sembrerebbe essere stata distribuita nel settembre del 2000.

Nessun eventuale presuso del marchio vivicitta è stato provato, né ad onore del vero sostenuto, dalla ditta ricorrente anteriormente al settembre 2000.

Il resistente, invece, risulta aver registrato il nome a dominio vivicitta.it in data 20/3/2000 e quindi oltre un anno prima alla presentazione da parte della ricorrente della domanda di registrazione del marchio vivicitta e, comunque, circa 6 mesi prima dalla prova di un qualsiasi presuso, seppur di fatto e meramente locale, del marchio stesso da parte della Style Edizioni.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Style Edizioni, dunque, il resistente non si è appropriato "di alcun indirizzo internet legato al principale prodotto editoriale da noi proposto sul mercato" per il semplice fatto che all'epoca della registrazione del dominio contestato non vi era alcun prodoto editoriale della ricorrente denominato vivicittà né, comunque, questa poteva vantare alcun diritto sul marchio vivicitta.

Il convincimento del Collegio circa la buona fede del resistente è rafforzato dalla circostanza riferita dalla stessa ricorrente secondo la quale il Milani-Comparetti, malgrado le ripetute proposte di acquisto del nome a dominio vivicitta.it rivoltegli da Style Edizioni, ha ripetutamente rifiutato di cedere detto dominio con ciò dando la prova contraria alla presunzione di mala fede prevista dall'art. 16.7.a.

La domanda della Style Edizioni non appare quindi fondata, e come tale va respinta.

P.Q.M.

Questo collegio respinge il ricorso della Style Edizioni di Bialetti Clara relativo al nome a dominio vivicitta.it.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority affinchè, ai sensi degli artt. 14.4.10 e 14.4.a rimuova dal RNA la notazione "valore contestato/challenged value" per il nome a dominio vivicitta.it

Venezia - Mestre, 27 Giugno 2001

Avv. Stefano Cerutti


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